Einfach wissenswert.

BGH beschneidet den Verletzergewinn bei der Schadenersatzberechnung wegen Patentverletzung Änderungen im deutschen Patentgesetz durch Patentrechtsnovelle 2013 EuGH konkretisiert den Begriff des „informierten Benutzers“ als Maßstab für die Beurteilung von Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters Neues EU-Patentgericht: Paris wird Standort, London und München bekommen Nebenstellen Grundlegende Neufassung des Patentsystems in den USA Verpflichtung zur Einreichung einer Kopie von Recherchenergebnissen zu einer für eine EP-Anmeldung prioritätsbegründenden Erstanmeldung (geänderte Regel 141 und neue Regel 70b EPÜ) Ist die Patentierbarkeit von Software in Europa geklärt? G 02/08: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer betreffend den Patentierbarkeitsausschluss von therapeutischen Verfahren G 01/07: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer betreffend den Patentierbarkeitsausschluss von chirurgischen Verfahren Einführung von Anspruchsgebühren für Deutsche Patentanmeldungen Reform des Arbeitnehmererfinderrechts durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts BGH: "Zwangslizenzeinwand" im Patentverletzungsprozess grundsätzlich zulässig Patentierbarkeit von Computer-bezogenen Erfindungen in Europa Anmelderfreundliche Entscheidung des Britischen Patentamts betreffend Softwarepatente EPA beschränkt das Recht der Anmelder auf Einreichung von Teilanmeldungen Markenschutz für technische Produkte? Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums am 11. April 2008 beschlossen Londoner Abkommen am 1. Mai 2008 in Kraft getreten Weitreichende Änderung bei Europäischen Amtsgebühren Neue Regeln für das Verfahren vor dem US-Patentamt nicht in Kraft getreten G 01/05 und G01/06: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer betreffend Teilanmeldungen EPÜ 2000 in Kraft getreten Arbeitnehmererfindungen: BGH erhöht die rechtlichen Anforderungen an den Arbeitgeber

BGH beschneidet den Verletzergewinn bei der Schadenersatzberechnung wegen Patentverletzung

Mit der „Flaschenträger“-Entscheidung (X ZR 51/11) hat der Bundesgerichtshof neue Maßstäbe hinsichtlich der Berechnung der Höhe des Schadenersatzes nach der Berechnungsart „Herausgabe des Verletzergewinns“ gesetzt.

Die Beklagte stellte über einen Zeitraum von etwa 3 Jahren ein patentrechtverletzendes Produkt her und erzielte damit einen bestimmten Gewinn. In erster Instanz hatte das Landgericht Frankfurt am Main der Klägerin den gesamten erzielten Gewinn zuerkannt. In der Berufungsverhandlung wurde der Anteil des herauszugebenden Gewinnanteils auf 50 % des Gesamtgewinns verringert. Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Höhe des Schadenersatzes mit folgender Begründung:

Für die Höhe des Schadenersatzes ist entscheidend, in welchem Maß die widerrechtliche Nutzung der Erfindung die Kaufentscheidung verursacht habe. Beim Verkauf patentverletzender Gegenstände muss der Verletzergewinn nicht in vollem Umfang auf der Nutzung des Patents beruhen. Die Marktchancen sind zudem von Faktoren beeinflusst, welche vom Patent unabhängig sind. Demgegenüber kann der Kaufentschluss in vollem Umfang auf die Verwendung des Patents zurückzuführen sein, falls es sich bei der Erfindung um ein neues Produkt handelt, welches neue Einsatzgebiete erschließt und zu dem es keine Alternative gibt. Im vorliegenden Fall sei die Erfindung lediglich eine Detailverbesserung.

Für die Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes ist also zunächst zu bestimmen, in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf der Nutzung des immateriellen Schutzrechts beruht. Dabei ist der Abstand des Klagepatents zum relevanten Stand der Technik ausschlaggebend.

Mit dieser Entscheidung relativiert der BGH seine für den Patentinhaber günstige „Gemeinkosten“-Rechtsprechung zur Ermittlung der Höhe des Schadenersatzes nach der Methode der Herausgabe des Verletzergewinns.

Änderungen im deutschen Patentgesetz durch Patentrechtsnovelle 2013

Folgende wichtige Änderungen werden durch die kürzlich vom Bundestag verabschiedete Patentrechtsnovelle 2013 in das deutsche Patentgesetz eingeführt:

  • Die elektronische Akteneinsicht wird für deutsche Patentanmeldungen eingeführt. Urheberrechtlich geschützte Dokumente und sensible Daten sind hiervon ausgenommen.
  • Die Einreichung einer deutschen Übersetzung einer in einer Fremdsprache eingereichten deutschen Patentanmeldung ist nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetages, da bei fehlender Übersetzung die Anmeldung nur noch als zurückgenommen gilt. Bei englisch- oder französischsprachigen Anmeldungen beträgt die Frist zur Einreichung einer Übersetzung nunmehr zwölf Monate. Damit sollte es zukünftig möglich sein, auch bei Einreichung einer deutschen Patentanmeldung in englischer oder französischer Sprache innerhalb des Prioritätsjahrs einen Recherchenbericht als Basis für eine Nachanmeldungsentscheidung zu erhalten.
  • Auf eine mündliche Anhörung im Erteilungsverfahren gibt es zukünftig auf Antrag einen Rechtsanspruch. Das bisherige Erfordernis der Sachdienlichkeit entfällt.
  • Die Einspruchsfrist wird von 3 auf 9 Monate verlängert.

 

 

EuGH konkretisiert den Begriff des „informierten Benutzers“ als Maßstab für die Beurteilung von Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters

Der EuGH definiert in der Entscheidung „sitzende Figur“ (C-102/11 P) den Begriff des „informierten Benutzers“ im Sinne des EU-Geschmacksmusterrechts. Er sei hinsichtlich seiner Fähigkeiten zwischen dem markenrechtlichen Durchschnittsverbraucher, von dem keine speziellen Kenntnisse erwartet werden, und dem patentrechtlichen Fachmann, also einem Sachkundigen mit profunden technischen Fertigkeiten, angesiedelt.

Der informierte Benutzer zeichnet sich somit durch eine besondere Wachsamkeit aus und nimmt soweit wie möglich einen direkten Vergleich zwischen dem älteren und dem jüngeren Design vor, sofern ein solcher Vergleich nicht im Einzelfall undurchführbar oder ungewöhnlich ist.

Damit bildet der EuGH seine „Pepsi Co“-Rechtsprechung (C-281/10 P) fort.

Neues EU-Patentgericht: Paris wird Standort, London und München bekommen Nebenstellen

Am 29. Juni 2012 haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in Brüssel auf einen Kompromiss für die bislang noch offene Frage des Standorts für das neue EU-Patentgericht geeinigt. Demnach wird der Hauptsitz des EU-Patentgerichts in Paris angesiedelt, München und London bekommen jeweils eine Außenstelle. In München sollen Patentstreitfälle auf dem Gebiet der "mechanischen Ingenieurstechniken" und in London Patentstreitfälle auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Pharmakologie verhandelt werden.

Durch diese Einigung schien nun der Weg zu einem einheitlichen EU-Patent frei, mit dem in einem zentralen vor dem Europäischen Patentamt geführten Verfahren ein Einheitspatent erteilt werden kann. Das Einheitspatent hat in allen EU-Staaten (mit Ausnahme von Italien und Spanien) Gültigkeit. Auch die Fragen der Rechtsbeständigkeit und einer möglichen Verletzung eines Einheitspatents werden zentral für alle Staaten von dem EU-Patentgericht entschieden.

Der Kompromiss bzgl. des Standorts des EU-Patentgerichts basiert offenbar weniger auf sachlichen, sondern in erster Linie auf politischen Erwägungen. München wäre als Hauptsitz sicherlich der geeignetere Standort gewesen, da in Deutschland EU-weit die meisten Patentstreitfälle verhandelt werden und München der Sitz des Bundespatentgerichts, des Deutschen Patent- und Markenamts sowie des Europäischen Patentamts ist, welches die Erteilungsbehörde für das einheitliche EU-Patent sein wird.

Allerdings hat das Europäische Parlament bereits kurz nach der Entscheidung über den Sitz des EU-Patentgerichts beschlossen, die Überprüfung der Gesetzesvorlagen für das EU-Patent zu vertagen, nachdem der EU-Ministerrat in letzter Minute den Wunsch geäußert hat, zentrale Passagen der Gesetzesvorlagen zu streichen.

Grundlegende Neufassung des Patentsystems in den USA

Am 16. September 2011 hat US Präsident Obama das "Leahy Smith"-Patentänderungsgesetz unterzeichnet, das zu grundlegenden Änderungen des US-Patentsystems führt. Im Folgenden werden beispielhaft einige Änderungen erläutert:

"First to File": Von März 2013 an steht auch in den USA das Recht auf das Patent für eine Erfindung demjenigen zu, der die Erfindung als erstes zum Patent angemeldet hat, und nicht mehr demjenigen, der die Erfindung als erstes gemacht hat. Damit sollten bislang erforderliche und überaus aufwendige Streitigkeiten über die Frage, wer erster Erfinder ist, zukünftig keine Bedeutung mehr haben. Jedoch wird eine frühzeitige Einreichung einer Patentanmeldung deutlich wichtiger werden, weil ältere öffentliche Offenbarungen einschließlich bestimmter öffentlicher Vorbenutzungen und Verkäufe außerhalb der USA die Patentfähigkeit einer Erfindung verhindern oder beschränken können.

"Post-Grant third party intervention": Beginnend in einem Jahr wird es jedem Dritten erlaubt sein ein erteiltes Patent innerhalb von 9 Monaten ab Erteilung vor dem Patentamt anzufechten. Dabei kann fast jeder Aspekt der Patentierbarkeit aufgegriffen werden wie z.B. einer (neuheitsschädlichen) Vorwegnahme, einem Naheliegen, einer mangelnden schriftlichen Beschreibung ("written description") oder der Nichterfüllung eines formalen Erfordernisses. Ähnlich wie bei der Patentpraxis vor dem Europäischen Patentamt sind Unternehmen gut beraten, die Erteilung von Patenten zu überwachen, die sie eventuell angreifen wollen.

"Inter Partes Review": Nach einem Verstreichen des 9-Monat-Zeitfensters für "Post-Grant third party interventions" kann jeder Dritte ein "Inter-Partes-Review" Verfahren einleiten, welches einen Ersatz für das aktuelle "inter-partes-reexamination" Verfahren darstellt. In dem "Inter Partes Review"-Verfahren kann ein erteiltes Patent nur basierend auf älteren Patenten und auf älteren gedruckten Publikationen angegriffen werden.

"False Marking": Rückwirkend, d.h. auch für laufende Verfahren, werden Klagen wegen falscher Patentkennzeichnung an Produkten stark eingeschränkt. Nur der Regierung oder direkten Wettbewerbern ist es erlaubt, jemanden wegen falscher Patentkennzeichnung zu verklagen. Dies bedeutet, dass Prozessführer, die keiner Regierung oder keinem direkten Wettbewerber angehören, nicht länger die gesetzliche Entschädigungssumme von 500 US$ für jedes falsch gekennzeichnete Produkt verlangen können. Außerdem ist ein Nicht-Entfernen von Nummern von abgelaufenen Patenten nicht länger strafbar.

Verpflichtung zur Einreichung einer Kopie von Recherchenergebnissen zu einer für eine EP-Anmeldung prioritätsbegründenden Erstanmeldung (geänderte Regel 141 und neue Regel 70b EPÜ)

Nach der geänderten Regel 141 (1) EPÜ hat ein Anmelder, der eine Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, eine Kopie der Ergebnisse der von der Behörde oder in deren Namen durchgeführten Recherche einzureichen, bei der die frühere(n) Anmeldung(en) eingereicht worden ist/sind (= Erstanmeldeamt). Diese Kopie muss zusammen mit der EP-Anmeldung oder, im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung, bei Eintritt in die europäische Phase eingereicht werden.

Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, hat der Anmelder für alle betreffenden früheren Anmeldungen Kopien der Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts einzureichen.

Die eingereichte Kopie der Recherchenergebnisse muss eine Kopie des vom Erstanmeldeamt vorgelegten offiziellen Dokuments sein. Eine selbst erstellte Liste der Recherchenergebnisse ist nicht ausreichend. Eine Übersetzung des offiziellen Dokuments ist grundsätzlich nicht erforderlich. Kopien von aufgefundenen Dokumenten müssen grundsätzlich nicht eingereicht werden.

Liegen die Recherchenergebnisse erst später vor, muss der Anmelder die Kopie der Recherchenergebnisse unverzüglich nach Erhalt beim EPA einreichen. Die Verpflichtung gemäß Regel 141 (1) EPÜ besteht, solange die EP-Anmeldung anhängig ist. Bei Teilanmeldungen muss die Kopie der Recherchenergebnisse nicht erneut eingereicht werden, wenn sie bereits für die Stammanmeldung eingereicht worden ist.

Gemäß Beschluss des Präsidenten des EPA vom 5. 10. 2010 ist ein Anmelder jedoch von der Verpflichtung zur Einreichung der Recherchenergebnisse befreit, wenn die frühere Anmeldung eine EP, US, JP oder UK Anmeldung ist, da Recherchenergebnisse zwischen den entsprechenden Ämtern automatisch in elektronischer Form ausgetauscht werden.

Stellt das EPA zu Beginn der Prüfung der EP Anmeldung fest, dass eine erforderliche Kopie der Recherchenergebnisse nicht eingereicht worden ist, so fordert es den Anmelder gemäß Regel 70b EPÜ auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten (a) die Kopie einzureichen oder (b) eine Erklärung abzugeben, dass die Recherchenergebnisse nicht vorliegen. Antwortet der Anmelder auf diese Aufforderung nicht rechtzeitig, so gilt die EP-Anmeldung als zurückgenommen. Eine Weiterbehandlung ist jedoch möglich.

Die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ treten am 1. Januar 2011 in Kraft und gelten für EP-(Teil)Anmeldungen und PCT-Anmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden. Der Zeitpunkt des Eintritts einer Euro-PCT-Anmeldung in die europäische Phase ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.

Daher bitten wir unsere Mandanten, die uns mit der Einreichung einer EP-Anmeldung oder der Einleitung der europäischen Phase einer PCT-Anmeldung beauftragen, uns die erforderlichen Informationen (Kopie von Recherchen- bzw. Prüfungsbericht oder Erklärung über die Nichtverfügbarkeit von Recherchenergebnissen) über die prioritätsbegründende(n) Anmeldung(en) zu geben, sofern diese keine EP-, US-, JP- oder UK-Anmeldung(en) ist/sind.

Ist die Patentierbarkeit von Software in Europa geklärt?

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat unlängst unter dem Aktenzeichen G 3/08 ihre mit Spannung erwartete Stellungnahme über die Patentierbarkeit von Computer-implementierten Erfindungen veröffentlicht.

Hierbei bestätigte die Große Beschwerdekammer die Praxis des Europäischen Patentamts, Softwareerfindungen gegenüber anderen Erfindungen bezüglich zweier Patentierungserfordernisse in besonderer Weise zu prüfen:

Als erstes Kriterium sei zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung technischen Charakter habe. Um dies zu bejahen, genügt es nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer, dass der beanspruchte Gegenstand irgendein technisches Merkmal aufweist, egal ob dieses nun aus dem Stand der Technik vorbekannt ist oder nicht. Wenn also ein beanspruchtes Verfahren oder eine beanspruchte Vorrichtung zum Beispiel das Merkmal eines Allzweckcomputers enthält, so ist damit die Hürde der Technizität überwunden. Ein strengerer Maßstab gilt nur für ein beanspruchtes Computerprogramm, für das ein besonderer technischer Effekt erforderlich sei, der über das bloße Zusammenspiel von Software und Hardware hinausgehen müsse. Damit degeneriert die Hürde des technischen Charakters in den meisten Fällen zu einer bloßen Formalität.

Die Spreu vom Weizen trennt sich allerdings bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, bei der nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zu berücksichtigen sei, welche Anspruchsmerkmale sich auf Software „als solche“ beziehen und welche mit einem technischen Beitrag den Stand der Technik bereichern. Denn nur Letztere sind nach der gegenwärtigen Rechtsprechung, welche die Große Beschwerdekammer zumindest nicht explizit rügt, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen.

Angesichts dieser Äußerungen der Großen Beschwerdekammer ist nach Ansicht des Autors nicht damit zu rechnen, dass sich die Praxis hinsichtlich der Patentierbarkeit von Computer-implementierten Erfindungen, die eine Herausforderung bleiben wird, in der nahen Zukunft signifikant zugunsten des Anmelders verändern wird.

G 02/08: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer betreffend den Patentierbarkeitsausschluss von therapeutischen Verfahren

In der Entscheidung G 02/08 der Großen Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts wurde festgestellt, dass im Rahmen einer zweiten oder weiteren medizinischen Indikation gemäß Art. 54(5) EPÜ ein Arzneimittel zur Behandlung einer Krankheit auch dann patentierbar sein kann, wenn dieses Arzneimittel schon zur Behandlung derselben Krankheit, allerdings in einer unterschiedlichen therapeutischen Behandlung, bekannt ist. Eine Patentierung kann bereits ausschließlich auf einer neuen und erfinderischen Dosierung beruhen.

Ferner ist die GBK der Ansicht, dass der durch die Revisionsakte EPÜ 2000 in Kraft getretene Art. 54(5) EPÜ eine Neuheitsfiktion für einen zweckgebundenen Stoffschutz darstellt, welcher eine zuvor vorhandene Regelungslücke im EPÜ schließt. Daher sei die sogenannte Schweizer Anspruchsformulierung ("Verwendung des Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y") zukünftig nicht mehr zulässig. Eine zulässige Anspruchsformulierung lautet: "Verbindung X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y".

Die Rechtsprechung in einigen EPÜ-Mitgliedsstaaten folgt jedoch (noch) nicht der Auffassung der GBK. So sind gemäß der deutschen BGH-Entscheidung "Carvedilol II" Verfahrensschritte wie das Verabreichen eines Medikaments in einer bestimmten Dosierung in einem die zweite medizinische Indikation betreffenden Patentanspruch für die Prüfung der Patentfähigkeit nicht heranzuziehen. Eine Dosierungsempfehlung kann jedoch als Unterscheidungsmerkmal herangezogen werden, sofern die Dosierungsempfehlung Gegenstand der augenfälligen Herrichtung des Medikaments ist.

Bei Europäischen Anmeldungen, die auf die zweite oder eine weitere medizinische Indikation gerichtet sind, sollte deshalb bis auf Weiteres auch eine vom BGH akzeptierte Anspruchsformulierung enthalten sein. Diese könnte lauten: "Verwendung von Carvedilol zur Herstellung eines Medikaments zur Senkung der Mortalität …, wobei das Medikament zur Verabreichung in einer Eingangsdosis … hergerichtet ist".

G 01/07: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer betreffend den Patentierbarkeitsausschluss von chirurgischen Verfahren

In der Entscheidung G 01/07 der Großen Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts ist festgestellt worden, dass ein gemäß Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers zumindest einen invasiven Schritt enthalten muss, welcher (a) einen wesentlichen physischen Eingriff in den Körper darstellt, (b) zu seiner Ausführung eine professionelle medizinische Expertise erfordert und (c) ein wesentliches Gesundheitsrisiko mit sich bringt, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Expertise durchgeführt wird. Damit entscheidet sich die GBK für eine enge Auslegung der Tatbestandsmerkmale, die gemäß Art. 53 c) EPÜ zu einem Ausschluss chirurgischer Verfahren von der Patentierbarkeit führen.

Ferner hat die GBK festgestellt, dass eine von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Ausführungsform nicht von einem erteilten Anspruch umfasst sein darf und dass eine solche Ausführungsform ggf. auch durch einen ursprünglich nicht offenbarten Disclaimer ausgeklammert werden kann, sofern dieser Disclaimer zulässig ist (vgl. GBK-Entscheidungen G01/03 und G 02/03).

Einführung von Anspruchsgebühren für Deutsche Patentanmeldungen

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldegebühr für eine deutsche Patentanmeldung von der Anzahl der Patentansprüche abhängig gemacht. Die Anmeldegebühr für eine Anmeldung mit maximal 10 Patentansprüchen beträgt EUR 60 (Einreichung in Papierform) bzw. EUR 40 (elektronische Einreichung). Für den 11. und für jeden weiteren Anspruch fallen zuzüglich jeweils EUR 30 (Einreichung in Papierform) bzw. EUR 20 (elektronische Einreichung) an.

Im Falle einer Erhöhung der Zahl der Ansprüche im Verlauf des Prüfungsverfahrens muss der entsprechende Differenzbetrag nachgezahlt werden, der mit der Einreichung der zusätzlichen Ansprüche fällig wird. Die Zahlungsfrist beträgt 3 Monate ab Fälligkeit. Wird der Differenzbetrag nicht vollständig und rechtzeitig bezahlt, dann werden die nachgereichten Patentansprüche nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für Änderungen an bisherigen Ansprüchen, so dass in diesem Fall der bisherige Anspruchssatz bestehen bleibt.

Im Falle einer Reduzierung der Zahl der Ansprüche im Verlauf des Prüfungsverfahrens bleiben die Gebühren unverändert. Eine Rückzahlung erfolgt nicht.

Die neuen Gebührensätze gelten für alle Anmeldungen, die ab dem 1. Oktober 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehen. Für Anmeldungen, die vor dem 1. Oktober 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurden, gilt die bisherige Regelung. Auch bei einer Erhöhung der Zahl der Ansprüche sind dann keine Anspruchsgebühren zu entrichten.

Angesichts dieser Änderung schlagen wir beispielsweise folgende Strategie vor:

  • Die Zahl der Ansprüche sollte nicht zu groß sein.
  • Überzählige Unteransprüche können in die Beschreibung aufgenommen werden und gegebenenfalls im Prüfungsverfahren als Basis für eine Anspruchsänderung herangezogen werden. Dies sollte insbesondere bei Unteransprüchen in Erwägung gezogen werden, welche eher untergeordnete Aspekte der Erfindung betreffen.
  • Mehrere Alternativen könnten in einen gemeinsamen Unteranspruch aufgenommen werden, zum Beispiel mittels "und/oder-Kombinationen" oder mittels sogenannter Markush-Claims.


Reform des Arbeitnehmererfinderrechts durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Am 1. Oktober 2009 tritt das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts in Kraft, mit dem wichtige Änderungen u.a. in dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) vorgenommen worden sind.

Eine wichtige Änderung betrifft die Aufweitung der Schrifterfordernisse, insbesondere bei der Meldepflicht von Erfindungen durch den Arbeitnehmer an den Arbeitgeber nach § 5 ArbEG und bei der Inanspruchnahme von Erfindungsmeldungen durch den Arbeitgeber nach § 6 ArbEG. Nach den neuen Regelungen sind die Meldungen der Erfindungen und die Inanspruchnahmen nicht länger an die Schriftform nach § 126 BGB, sondern an die Textform nach §126b BGB gebunden. Dies bedeutet beispielsweise, dass Erfindungsmeldungen und Inanspruchnahmen wirksam z.B. mittels Fax oder E-Mail übermittelt werden können.

Eine weitere wichtige Änderung ist die Fiktion der Inanspruchnahme gemäß § 6 (2) ArbEG. Musste der Arbeitgeber noch gemäß der alten Fassung des Gesetzes explizit eine schriftliche Erklärung abgeben, um eine Diensterfindung wirksam in Anspruch zu nehmen, so gilt nun die Fiktion der automatischen Inanspruchnahme, d.h. die Inanspruchnahme gilt automatisch als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht innerhalb von vier Monaten explizit freigibt.

Ferner ist in der Neufassung des Arbeitnehmererfindergesetzes die Möglichkeit der beschränkten Inanspruchnahme weggefallen. Bestehen geblieben sind hingegen u. a. das Erfordernis der Schutzrechtsanmeldung im Inland durch den Arbeitgeber § 13 ArbEG sowie die Arbeitgeberpflichten nach § 14 ArbEG (Schutzrechtsanmeldung im Ausland) und §16 ArbEG (Anbietungspflicht des Schutzrechts bei Schutzrechtsaufgabe). Anzumerken bleibt, dass nach § 43 (3) ArbEG die Regeln des bisherigen Rechts für Alterfindungen weiter gelten. Die Neufassung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen gilt erst für nach Inkrafttreten des Gesetzes gemeldete Erfindungen.

BGH: "Zwangslizenzeinwand" im Patentverletzungsprozess grundsätzlich zulässig

Wer ohne Lizenz nach einem patentierten Industriestandard produziert, kann sich gegenüber der Klage des Patentinhabers aus dem Patent mit dem "kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand" verteidigen. Dies bedeutet, dass der Nutzer des Patents geltend machen kann, der Patentinhaber missbrauche mit seiner Weigerung, die Benutzung des Patents zu gestatten, eine marktbeherrschende Stellung. Der Nutzer muss dazu darlegen, dass er sich erfolglos um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemüht hat und der Patentinhaber durch die Lizenzverweigerung gegen das kartellrechtliche Verbot verstößt, andere Unternehmen zu diskriminieren oder ohne sachlichen Grund zu behindern. Er darf das Patent allerdings nur dann im Vorgriff auf den rechtswidrig verweigerten Lizenzvertrag benutzen, wenn er auch die sich aus dem angestrebten Vertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllt, insbesondere die angemessene Lizenzgebühr an den Patentinhaber zahlt oder die Zahlung zumindest sicherstellt.

BGH - Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06 – Orange-Book-Standard

Patentierbarkeit von Computer-bezogenen Erfindungen in Europa

Die patentrechtliche Behandlung von Computer-bezogenen Erfindungen ist gegenwärtig eine der am meisten kontrovers diskutierten Themen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Dr. Peter Schindelmann und Dr. Andreas Dilg ziehen eine Grenze zwischen "technischen" Erfindungen und "nicht-technischen" Innovationen.

In ihrem Beitrag zu dem "Handbook of European Intellectual Property Management, 2nd edition, veröffentlicht von Kogan Page in Verbindung mit dem Europäischen Patentamt, Seiten 371-377" legen Dr. Peter Schindelmann und Dr. Andreas Dilg dar, dass es ein Missverständnis ist zu glauben, Computer-bezogene Erfindungen seien innerhalb des durch das Europäische Patentübereinkommen und durch die Amtspraxis des Europäischen Patentamts vorgegebenen gesetzlichen Rahmens nicht patentierbar. Wenn eine Erfindung Auswirkungen auf die reale Welt außerhalb eines Computers hat und wenn die Erfindung durch den Stand der Technik nicht nahegelegt ist, dann ist die Einreichung einer Patentanmeldung ein vielversprechender Weg, um Software Innovationen wirksam zu schützen.

Anmelderfreundliche Entscheidung des Britischen Patentamts betreffend Softwarepatente

Das Britische Patentamt passt seine Erteilungspraxis hinsichtlich computerimplementierter Erfindungen an. Kürzlich wurde entschieden, dass einer Software, die einen Computer "schneller und zuverlässiger" macht, Patentschutz nicht verwehrt werden kann. Dies stellt eine Abkehr von der bisherigen Spruchpraxis der Briten dar, das Europäische Patentübereinkommen, demzufolge Software "als solche" nicht schutzwürdig ist, sehr eng auszulegen. Nokia ging gegen dieses Vorgehen vor und bekam vom Britischen Berufungsgericht Ende 2008 recht. Damals wurde entschieden, dass die Zurückweisung einer Patentanmeldung auf ein Indexverzeichnis für Bibliotheksfunktionen in einem Betriebssystem durch das Britische Amt nicht zulässig war. Die Patentprüfer hätten bei der Betrachtung des "technischen Effekts" der Erfindung des Herstellers von Software für mobile Endgeräte eine zu "enge" Sichtweise angewandt. Dieser Fall ist nun noch einmal behandelt worden. Dabei wurde entschieden, dass die in der Patentanmeldung umschriebenen Instruktionen ein "technisches" Problem lösen. Die beanspruchte Innovation sei zwar in Software implementiert, leiste aber einen technischen Beitrag und sei somit mehr als ein Computerprogramm „als solches“.

EPA beschränkt das Recht der Anmelder auf Einreichung von Teilanmeldungen

Gemäß einer Entscheidung des Verwaltungsrats des Europäischen Patentamts (EPA) vom 25. März 2009 wird das EPA ab dem 1. April 2010 eine feste Zweijahresfrist für das Einreichen von Teilanmeldungen einführen. Anhängigkeit der Stammanmeldung wird dann nicht mehr ausreichend sein. Das zweijährige Zeitfenster beginnt mit dem ersten Prüfungsbescheid der Stammanmeldung oder mit dem erstmaligen Einwand mangelnder Einheitlichkeit durch die Prüfungsabteilung im Verfahren einer früheren Anmeldung (d.h. Stammanmeldung oder frühere Teilanmeldung).

Ein positiver Aspekt wird sein, dass die Teilanmeldung in der Originalsprache der Stammanmeldung eingereicht werden kann und später in die Verfahrenssprache der Stammanmeldung übersetzt werden kann (Zweimonatsfrist). Daher kann im Falle von Übersetzungsfehlern auf die Einreichung in der ursprünglichen Sprache zurückgegriffen werden.

Markenschutz für technische Produkte?

Während ein Patent seinem Inhaber ein auf zwanzig Jahre beschränktes Monopol auf technische Erfindungen gewährt, ist mit Markenschutz ein zeitlich unbegrenzter Schutz von Unternehmenskennzeichen möglich. Eine Marke kommt im Gegensatz zu einem Patent als Auffangschutzrecht auch dann noch in Betracht, wenn das zugehörige Produkt bereits vor der Anmeldung öffentlich gemacht worden ist. Daher ist es reizvoll, auch für technische Aspekte eines herstellertypischen Produkts mit Markenschutz zu liebäugeln.

So hatte das Europäische Markenamt in Alicante ein Markenrecht für die dreidimensionale 2x4-Gestalt von Legosteinen eingetragen. Nun ist ein Rechtsmittel gegen diese Markeneintragung vorerst erfolgreich gewesen.

Lego verteidigte seine Marke mit dem Argument, dass der Legostein unter anderem aufgrund der Gestaltung und Größe der Zapfen auf seiner Oberseite Charakteristika enthielte, welche die Verbraucher auch als Kennzeichen des Unternehmens Lego verstehen würden. Andere Unternehmen würden zum Erzielen des gleichen technischen Effekts alternative Gestaltungen für Spielzeugsteine verwenden, gegenüber welchen der Legostein unterscheidungskräftig sei. Die Richter urteilten dagegen, dass der Legostein eine technische Nutzfunktion aufweisen und nicht die Identifikationsfunktion erfüllen würde, die eine Marke erfordert.

Wenngleich in diesem Fall dem Legostein vorerst Markenschutz verweigert wurde, stellt der Markenschutz für Produkte durchaus einen interessanten Weg dar, einen über zwei Jahrzehnte hinausreichenden Monopolschutz zu erwirken.

Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums am 11. April 2008 beschlossen

Damit setzt der deutsche Gesetzgeber nicht nur das Londoner Übereinkommen und die Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG in nationales Recht um, sondern ändert auch das Patentgesetz in folgenden Punkten:

- Drittauskunft: § 140 b PatG räumt dem Rechtsinhaber zur Aufklärung patentverletzender Vertriebswege einen Auskunftsanspruch nicht nur gegen den Rechtsverletzer, sondern auch gegen Dritte ein, die rechtsverletzende Erzeugnisse im Besitz hatten oder rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahmen oder erbrachten, sofern der Verletzte entweder den Verletzer bereits verklagt hat oder die Rechtsverletzung "offensichtlich" ist.

- Beweissicherung: § 140 c, d PatG geben dem Rechtsinhaber anknüpfend an die BGH-Entscheidung "Faxkarte" Instrumente an die Hand, Beweismittel zur Durchsetzung von Ansprüchen zu erhalten. Der Rechtsinhaber hat schon für den Fall der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ einer Patentverletzung einen Anspruch auf Vorlage von Urkunden oder Besichtigung von Sachen. Zur Sicherung der Erfüllung des Schadenersatzanspruchs wird der Rechtsverletzer verpflichtet, „Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen“ vorzulegen.

Londoner Abkommen am 1. Mai 2008 in Kraft getreten

Das Londoner Abkommen ist ein Vertrag, der die Kosten eines Anmelders für Übersetzungen eines Europäischen Patents bei der Nationalisierung nach Angaben des Europäischen Patentamts um ca. 45% reduzieren wird.

Obwohl das genaue Datum des Inkrafttretens für Deutschland aufgrund eines redaktionellen Irrtums des deutschen Gesetzgebers unklar war, ist das Londoner Abkommen mittlerweile rückwirkend zum 1. Mai 2008 mit Wirkung für Deutschland in Kraft getreten.

Das Londoner Abkommen sieht vor, dass jeder Vertragsstaat des Abkommens, der eine Amtssprache mit einer der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamtes (englisch, französisch, deutsch) gemeinsam hat, im Rahmen der Nationalisierung des Europäischen Patents auf das Erfordernis der Übersetzung des Europäischen Patents vollständig verzichtet.

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemeinsam hat, schreibt eine der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamtes (in der Regel englisch) vor und verzichtet auf eine Übersetzung, wenn das Europäische Patent in dieser Sprache erteilt oder in diese Sprache übersetzt worden ist. Letztgenannte Staaten behalten allerdings das Recht, zu verlangen, dass die Patentansprüche in ihre eigenen Amtssprachen zu übersetzen sind. Nur wenn es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung über eine Patentverletzung kommt, können die Vertragsstaaten des Übereinkommens eine komplette Übersetzung des Patents in ihre eigene Amtssprache verlangen.

Zum Beispiel entfällt bei einem englischsprachigen Europäischen Patent das Übersetzungserfordernis der Beschreibung für Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Schweiz, Großbritannien, Dänemark, Island, Kroatien, die Niederlande, Lettland und Slowenien.

Weitreichende Änderung bei Europäischen Amtsgebühren

Mit Wirkung zum 1. April 2008 wurden die Jahresgebühren für Europäische Patentanmeldungen um fast 30% erhöht. Wir empfehlen daher, alle rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um das Europäische Erteilungsverfahren zu beschleunigen.

Bis vor Kurzem betrug die Anspruchsgebühr bei Europäischen Patentanmeldungen 45 EUR für jeden Anspruch ab dem elften Anspruch.

Für Zahlungen von Anspruchsgebühren, die seit dem 1. April 2008 geleistet werden, beträgt die Anspruchsgebühr für den 16. und jeden weiteren Anspruch je 200 EUR.

Für europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eintreten, beträgt die Anspruchsgebühr für den 16. und jeden weiteren Anspruch bis zu einer Obergrenze von 50 je 200 EUR. Die Anspruchsgebühr für den 51. und jeden weiteren Anspruch beträgt je 500 EUR.

Somit betragen ab 1. April 2009 die Anspruchsgebühren für eine Patentanmeldung mit 15 Ansprüchen 0 EUR, für eine Anmeldung mit 30 Ansprüchen 3.000 EUR und für eine Anmeldung mit 60 Ansprüchen 12.000 EUR!

Angesichts dieser signifikanten Änderung schlagen wir beispielsweise folgende Strategie vor:

a) Die Zahl der Ansprüche sollte möglichst auf 15 begrenzt werden.

b) Überzählige Unteransprüche können in die Beschreibung aufgenommen werden und ggf. als Basis für eine Anspruchsänderung herangezogen werden. Dies sollte insbesondere bei Unteransprüchen in Erwägung gezogen werden, welche eher untergeordnete Nebenaspekte der Erfindung und der weiteren Ausgestaltung der Erfindung betreffen.

c) Es sollte überlegt werden, ob mehrere Alternativen in einen gemeinsamen Unteranspruch aufgenommen werden können, z.B. mittels und/oder Kombinationen oder Markush-Claims.

d) Insbesondere sollte bei Einleiten der regionalen Phase einer internationalen Patentanmeldung vor dem EPA besonderes Augenmerk auf die Anzahl der Ansprüche gelegt werden, um die Höhe der Anspruchsgebühren auf ein Minimum zu reduzieren.

Neue Regeln für das Verfahren vor dem US-Patentamt nicht in Kraft getreten

Am 31. Oktober 2007 wurde eine einstweilige Verfügung erlassen, die es dem USPTO verbietet, die Änderungen der Claims and Continuations Final Rule zu implementieren, die daher nicht am 1. November 2007 in Kraft getreten ist.

Vor Kurzem wurden für das Verfahren vor dem US Patentamt verschärfte Regeln für Anmelder beschlossen.

Der Anmelder muss ein ”examination support document” (ESD) einreichen, wenn eine Anmeldung mehr als fünf unabhängige Patentansprüche oder mehr als fünfundzwanzig Patentansprüche insgesamt enthält („5/25 claim threshold“).

Eine Anmeldung oder Kette fortgesetzter Anmeldungen kann zwei fortgesetzte Anmeldungen enthalten (“continuation” oder “continuation-in-part” Anmeldungen), und einen einzigen „request for continued examination“ (RCE) in irgendeiner dieser drei Anmeldungen (die ursprüngliche oder zwei fortgesetzte Anmeldungen), ohne Rechtfertigung. Der Anmelder kann nur dann Teilanmeldungen auf nicht-ausgewählte Erfindungen richten, wenn das USPTO in der vorangegangenen Anmeldung ein „restriction requirement“ erlässt.

G 01/05 und G01/06: Entscheidung der Großen Beschwerdekammer betreffend Teilanmeldungen

Die Große Beschwerdekammer hat ihre wichtigste Entscheidung seit langer Zeit veröffentlicht betreffend die Gültigkeit von Teilanmeldungen. Folgendes wurde entschieden:

Eine Teilanmeldung ist nicht schon deshalb ungültig, weil sie bei Einreichung der Teilanmeldung das Erfordernis von Artikel 76(1) EPÜ (unzulässige Erweiterung) nicht erfüllt. Eine Änderung, um Übereinstimmung mit Artikel 76(1) EPÜ zu erzielen, ist zulässig, selbst wenn zum Zeitpunkt der Änderung die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist.

Allerdings muss der Gegenstand eines Mitglieds einer Sequenz von Teilanmeldungen in jeder der vorangehenden Anmeldung der Sequenz offenbart sein. Ansprüche eines Mitglieds einer Sequenz von Teilanmeldungen müssen nicht auf einen Gegenstand gerichtet sein, der innerhalb des Umfangs der Ansprüche der vorangehenden Anmeldungen der Sequenz wie eingereicht fällt.

Die Entscheidung stärkt das Recht des Anmelders auf Einreichung von Teilanmeldungen. Allerdings ist es angesichts der Entscheidung stark zu empfehlen, in eine Teilanmeldung die gesamte Offenbarung der früheren Anmeldung(en) aufzunehmen.

EPÜ 2000 in Kraft getreten

Die fundamental revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens hat viele Änderungen im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt eingeführt.

Arbeitnehmererfindungen: BGH erhöht die rechtlichen Anforderungen an den Arbeitgeber

Mit der Entscheidung "Haftetikett" (X ZR 155/03) hat der Bundesgerichtshof (BGH) die rechtlichen Anforderungen an einen Arbeitgeber erheblich erhöht, um wirksam ein Patentrecht zu beanspruchen, welches auf einer Erfindung seines Arbeitnehmers basiert.

Gemäß dem Deutschen Arbeitnehmererfindungsrecht steht das Recht auf ein Patent unabhängig von den vom Arbeitgeber bereitgestellten Betriebsmitteln zunächst dem Arbeitnehmer zu. Der Arbeitnehmer ist jedoch verpflichtet, den Arbeitgeber in einer schriftlichen Erfindungsmeldung über die gemachte Erfindung zu informieren. Der Arbeitgeber kann dann innerhalb einer Frist von 4 Monaten durch eine einseitige Erklärung an den Arbeitnehmer das Recht auf das Patent auf sich überleiten.

In der Praxis haben insbesondere bei kleineren Unternehmen, die für derartige Angelegenheiten keinen kompetenten Mitarbeiter haben, häufig weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber Kenntnis von diesen Erfordernissen. Daher kommt es oft vor, dass eine auf einer Arbeitnehmererfindung basierende Patentanmeldung eingereicht wird, obwohl vom Erfinder eine schriftliche Erfindungsmeldung nicht abgegeben wurde. In der Vergangenheit wurden die rechtlichen Folgen betreffend eine Nichterfüllung von Formvorschriften und Fristen von den Gerichten uneinheitlich bewertet.

In seinem Urteil hat der BGH klargestellt, dass ausschließlich der Arbeitgeber verantwortlich ist, wenn diese Vorschriften nicht genau beachtet werden. Dies bedeutet in derartigen Fällen, dass der Arbeitnehmer das Eigentum an dem Patentrecht behält. Falls das Patent von dem Arbeitgeber bereits unerlaubt benutzt wurde, kann der Arbeitnehmer auf der Basis der Bestimmungen für eine ungerechtfertigte Bereicherung eine Ausgleichszahlung verlangen. Für eine zukünftige Benutzung des Patentrechts kann der Arbeitnehmer Lizenzzahlungen verlangen. Falls der Arbeitnehmer jedoch keine Lizenz vergeben will, kann er dem Arbeitgeber sogar die Benutzung der Erfindung untersagen.

Außerdem hat der BGH in seiner Entscheidung festgestellt, dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis besteht, welches den Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer zu informieren, falls im Ausland das entsprechende Schutzrecht nicht angemeldet werden soll. Damit soll sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer auf eigene Kosten ein ausländisches Schutzrecht anmelden kann. Ein Nicht-Informieren des Arbeitnehmers kann dazu führen, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Schaden ersetzen muss, der auf einem fehlenden ausländischen Patentrecht beruht.